QUESTÕES RELATIVAS A NOMES

DE DOMÍNIO NA INTERNET

Por DIRCEU PEREIRA DE SANTA ROSA*

INTRODUÇÃO

Hoje em dia, quase todos os profissionais e estudiosos da propriedade industrial certamente já fazem uso ou ouviram falar sobre a INTERNET, a grande rede mundial de computadores que está transformando o mundo e, em alguns anos, certamente mudará também a maneira como entendemos a nossa sociedade. Hoje em dia, basta ter um computador, um modem(1) e uma linha telefônica conectada a um dos inúmeros provedores de acesso à Internet que existem no Brasil, e se torna possível pesquisar sobre qualquer assunto, divulgar produtos ou serviços e adquirir mercadorias de qualquer parte do mundo, dentre outras muitas utilidades que esta grande inovação tecnológica pode proporcionar.

A Internet, que era antes exclusivamente dedicada ao uso acadêmico, vem se integrando completamente às relações comerciais de muitas empresas, que passaram a utilizá-la como um dos principais veículos para a venda ou divulgação de seus produtos ou serviços. Nos dias de hoje, existem mais de 50 milhões de usuários da Internet espalhados pelo mundo, "consumidores virtuais" em potencial. A partir daí, está se tornando imperativo proteger, também no "ciberespaço"(2), o nome comercial e as marcas de uma empresa, não apenas contra possíveis contrafatores e usurpadores, mas também pela necessidade de identificar mais facilmente o endereço eletrônico de cada uma delas, auxiliando o consumidor em sua busca por informações.

Porém, a corrida para a proteção das marcas utilizadas no "ciberespaço" enfrenta sérios obstáculos. Como a Internet é um veículo de alcance mundial, sem fronteiras geográficas, diversas questões de direito marcário internacional tem surgido, especialmente relacionadas à colidência de marcas e domínios. Titulares de registros requeridos de boa fé em diversos países estão sendo forçados a duelar em juízo pelo direito de usar suas marcas na Internet. Surgem então inúmeros problemas, a maioria ainda sem solução prática, para tentar adequar os direitos de todas as partes envolvidas.

Neste artigo, o autor procura expor uma relevante questão jurídica, em se tratando do direito marcário mundial e a Internet : Como proteger ou regulamentar devidamente os "domains", e fazer valer o direito dos detentores de marcas neste novíssimo ambiente do ciberespaço ?

O QUE É UM DOMAIN E QUAL A SUA IMPORTÂNCIA ? 

Para que um computador conectado à Internet possa se "guiar" dentro desta imensa rede de computadores, é necessário, em primeiro lugar, saber onde se quer ir. Assim como, numa estrada, precisamos de indicações e placas para saber que direção tomar e em quais desvios devemos entrar para chegar ao destino pretendido, o computador também precisa "ser guiado" para alcançar o local onde se encontra a informação que desejamos.

Em princípio, isto se realiza por uma seqüência de endereços numéricos, chamada de "Internet Protocol'(3) que são muito úteis para a identificação de usuários e provedores entre computadores, mas nunca se mostraram eficientes para a memorização dos usuários em geral. Para facilitar esta identificação, foi criado um sistema alfanumérico que convertia as longas combinações de números em letras, podendo formar as mais diversas combinações, bem mais fáceis de se memorizar.

A facilidade que o sistema alfanumérico traz para a localização de cada indivíduo ou empresa conectada a Internet, além de seu provedor de serviços e país de origem, pode ser demonstrada nos exemplos de e-mails e URLs(4) abaixo:

Certamente o leitor menos inteirado com os endereços de "e-mail" e de sites na Internet certamente estranhou a forma como os mesmos são criados. A titulo de uma breve explicação, lembramos que um endereço de Internet contém diversas informações sobre quem o usa e de onde escreve, as quais um internauta mais experiente consegue captar.

Utilizando como exemplo do endereço de e-mail do Autor, em primeiro lugar vemos a identificação do usuário ( no caso específico, "dogboy" ). Após esta, vem a popular "arroba" (ou @, traduzida em inglês como "at" ), onde se divide a denominação do usuário das informações sobre sua procedência, que são muito importantes. Assim, seguindo uma ordem lógica, surgem as informações que indicam o provedor do serviço de Internet, ou a empresa a qual o usuário do endereço está vinculado, conhecido como "SECONDARY LEVEL DOMAIN", suas características e o país de sua origem, conhecidos como "TOP LEVEL DOMAINS". ( no exemplo do autor, seu provedor de acesso "imagelink" tem caráter comercial ".com" e está localizado no Brasil ".br" )(7)

Para facilitar a compreensão dos endereços internautas pelo usuário comum, foram criadas diversas denominações, tais como .edu ( designa entidades educacionais, como universidades ), .com ( para empresas comerciais em geral ) , .gov ( organizações governamentais ), .mil ( forças armadas e órgãos militares ) e outras para designar características particulares de cada endereço, além de caracterizadores de países, que não os Estados Unidos(8), tais como .uk ( Reino Unido) , .br ( Brasil ), .fi ( Finlândia ), ca ( Canadá ) . Esta classificação tem sido considerada por muitos como obsoleta e várias mudanças na mesma tem sido efetuadas e aprovadas, como veremos adiante em detalhes.(9).

Juntamente com esta função de identificar individualmente cada usuário na Internet, outra função de um "domain", e talvez a mais importante, se relaciona diretamente ao surgimento das "homepages"(10) e das novas tecnologias de comunicação, que permitiram a divulgação de sons e imagens via Internet. O surgimento de programas do tipo "browser"(11), que tornaram a Internet mais "user friendly"(12) , foi um prato cheio para as grandes empresas, que começaram a visualizar o enorme potencial deste novo meio de comunicação.

A "World Wide Web" ( ou "rede global" ) passava, então, a ser um meio de divulgação e venda para um público consumidor global, sem fronteiras ou limites de acesso. Surgem então, em meados da década de 90, as primeiras empresas direcionadas para os negócios via Internet como a "Amazon Books" e a "CDNow", que não tem lojas comerciais em grandes cidades ou shopping centers, mas só negociam por via eletrônica(13)., competindo, de igual para igual, com grandes lojas de livros e CDs pelo mundo.(14) .

Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum que as empresas utilizem suas marcas como parte de seus telefones(15) e até em endereços geográficos, incorporando a mesma na localização física de suas sedes.(16) Isto acontece da mesma forma na Internet, o que faz com que um endereço internauta acabe se identificando, necessariamente, com a marca da empresa, para que os consumidores tenham mais facilidade de localizá-la na Internet.

Portanto, já seria de se esperar que as empresas e instituições de grande porte, que desejam ser identificada na Internet, queiram utilizar suas marcas como parte integrante de seus endereços na "grande rede", assimilando-as em seus domains próprios, ou até mesmo fazendo do mesmo sua marca registrada(17).

Com este imenso valor que os domains passaram a ter nos dias de hoje, é perfeitamente possível vislumbrar o valor atual e futuro deste assunto para os detentores de marcas. Segundo dados recentes, o que no ano passado eram 120 mil domains registrados hoje já passam de 1,2 milhões em todo o mundo, e este número cresce consideravelmente(18). Os "domain names" ganham, então, cada vez mais importância nas estratégias comerciais de empresas por todo o mundo(19), gerando um conseqüente aumento do interesse de todos sobre os sistemas internacionais existentes para a proteção dos mesmos, e um "boom" mundial de empresas interessadas em registrar, como nomes de domínios, os nomes e marcas(20) .

O SURGIMENTO DOS REGISTROS DE DOMAINS - A NSI -InterNIC

No início dos anos 90, o crescente uso da Internet despertou o interesse em criar um certo tipo de registro para os nomes de domínio de cada provedor de acesso à Internet, especialmente os do meio acadêmico. Na época, o único e exclusivo fim deste sistema seria evitar que dois sistemas ligados a Internet usassem o mesmo nome, o que, certamente, causaria confusão para a circulação de "e-mails" e todo tipo de mensagens no meio internauta.

A partir daí, um órgão chamado National Science Foundation, ligado ao governo dos Estados Unidos, criou um sistema que possibilitasse o gerenciamento da escolha dos nomes utilizados. Se associou então à Network Solutions Inc., empresa que até hoje gerencia o registro dos chamados Domínios Genéricos Internacionais de Alto Nível (tais como .org, .net e .com), para criar um sistema eletrônico que cadastraria todos os domínios a serem utilizados na Internet, evitando situações de duplicidade ou colidência de domains.Daí surgiu a INterNIC, gerenciada pela NSI, cujo objetivo era exclusivamente cumprir esta função, cadastrando os nomes de domínio que estivessem sendo usados nos Estados Unidos.

Por seu caráter inovador e pela falta de outro sistema internacional, a NSI cresceu e passou a receber pedidos de registro de domains vindos de todas as partes do mundo. E assim, sobreviveu em paz por alguns breves anos. Porém, quando da criação da InterNIC, ninguém realmente poderia esperar que a Internet viesse a ter a enorme penetração dos dias de hoje, e que os domains passariam a ter tamanha importância para as grandes empresas. O sistema concebido originalmente pela NSI não tinha em vista o futuro promissor da Internet.

A partir daí, o sistema de registro de domains se tornou vítima de usurpadores que se aproveitaram das muitas "brechas" do sistema da NSI e empresas detentoras de marcas de todo o mundo passaram a considerar este tema como passível de máxima atenção, assim como os especialistas do Direito, em especial na área de marcas, que é diretamente influenciada pelo uso atual dos nomes de domínio. Consequentemente, as próprias regras da NSI passaram a ser também alvo do interesse e da crítica de profissionais do direito marcário de todo o planeta(21).

O sistema criado pela NSI manteve, desde seu início, um caráter meramente declaratório e cartorial. Talvez porque, na época de sua criação, o mesmo nunca teve como objetivo "conceder direitos" a ninguém para fazer uso de um domain(22). A única hipótese em que se rejeitava o processamento e registro de um domínio, acontecia quando o mesmo já estivesse registrado por outrem. Sinais de caráter genérico, comum ou descritivo como domains, expressões similares podem, até hoje, coexistir como domínios sem levar em conta problemas de colidência ou possível confusão. Além disso, é permitido o acúmulo de inúmeros Top Level Domains por um único usuário ou empresa.

Tais regras contrárias aos princípios básicos do Direito de Marcas só foram adotadas porque a NSI visou, sempre que possível, manter o seu sistema o mais afastado das regras do "mundo marcário". Na tentativa de criar algo novo e diferente, e sob o manto da utopia da "liberdade na Internet", a NSI sempre defendeu a idéia de que o sistema de registro de domains criado por ela era algo novo, sui generis, e que deveria ser gerenciado de forma independente(23). Assim sendo, suas regras são bastante peculiares, especialmente quando confrontadas com o sistema jurídico de seu país de origem, os Estados Unidos. Até mesmo o sistema utilizado para concessão é o de "first-to-file", ao contrário do "first use" difundido nos EUA.

A fim de tentar regulamentar possíveis conflitos entre proprietários de marcas e de domains, a NSI criou seus "Guidelines" de registro, que visavam principalmente garantir que a NSI não seria responsabilizada em juízo sobre qualquer domain que porventura fosse concedido por engano. Sua ultima versão, que pode ser conseguida via Internet(24), e trazem diversas observações interessantes sobre sua política de que que "o titular da marca estará sempre certo", e que cumpre aos proprietários de domains apenas provar sua inocência em juízo(25).

A partir das discussões sobre estas "Guidelines" surgiram esforços para criar novas opções no que tange ao registro de domains, juntamente com os do IAHC - Internet Ad Hoc Commitee, da INTA - International Trademark Association e do governo Norte-Americano, que tem encontrado suporte entre os interessados no tema(26).

AS NOVAS PROPOSTAS

 Atualmente, como o único registro internacionalmente aceito de Domínios Genéricos Internacionais de Alto Nível (.org, .net e .com) é feito exclusivamente pela NSI, o registro de nomes de domínio se tornou um negócio muito lucrativo. Como é pago um valor de aproximadamente US$ 50.00 para registrar cada domínio junto a NSI, é evidente que este monopólio passou a ser muito interessante para esta Instituição. Até porque é prática comum, inclusive nos países que tem sistema de registro próprios como o Brasil, registrar domains também via InterNIC, para garantir uma maior abrangência de proteção(27), assim como diversas empresas multinacionais já adotaram como prática apenas utilizar em seu domain ".com", sem qualquer denominação de país de origem.

 Conforme convênios estipulados entre a NSI e a National Science Foundation, que é ligada ao governo dos Estados Unidos, tal exclusividade está terminando em Setembro de 98 e, portanto, faz-se míster estabelecer uma fórmula diferente para gerenciar os novos sistemas de registro pelo mundo, o que em princípio seria feito através de organismos internacionais.

 Ocorre, porém, que a própria NSI se mostrou absolutamente contrária à possíveis mudanças.(28), propondo um sistema livre, onde empresas teriam liberdade para oferecer ( e até mesmo cartelizar ) serviços de registro de domains em qualquer parte do mundo. Tais serviços, controlados por empresas privadas, poderiam cobrir diversos países, e até mesmo ter poder para criar e gerenciar todo tipo de Top Level Domains. Existiriam então infinitos TLDs, sob o controle de empresas independentes, tais como a NSI, que hoje é a única empresa que detém o conhecimento e a tecnologia na área para instituir tal sistema de mercado.

AS PROPOSTAS AMERICANAS - IAHC E O "GREEN PAPER"/ "WHITE PAPER"

A fim de se adequar melhor a esta situação, o sistema americano já está passando por uma grande reformulação, através dos esforços do IAHC ( Internet Ad-Hoc Committee ) e da assinatura do gTLD-MOU ( General Top Level Domains - Memorandum of Understanding ) , acordo celebrado em 1997 em Genebra, com a abertura de mercado para que empresas internacionais já possam se filiar ao Conselho de Registradores, e assim efetuar o registro de domains(29).

Ao contrário da proposta do NSI, que prevê um sistema totalmente livre(30), o IAHC inclui o estabelecimento de uma orientação política, pela criação de um Corpo de Assessoria de Política de Domínios, que poderia ser composto por organizações internacionais e representantes da iniciativa privada pelo mundo, e diversos mecanismos de assessoramento, como um conselho de órgãos de registro. A proposta do IAHC sugere também a criação de alguns novos Top Level Domains(31). e que todos os pedidos de domains devem ser publicados para possíveis intervenções de terceiros interessados.

A proposta da IAHC , que hoje em dia é uma das mais fortes, tem o apoio de entidades como a INTA ( International Trademark Association ) e a OMPI ( Organização Mundial da Propriedade Industrial ) considera, portanto, os Top Level Domains como um assunto de ordem pública, e que a política de nomes de domínio deve ser gerenciada internacionalmente por uma entidade sem fins lucrativos(32), e não apenas pelas leis de mercado.

Recentemente o governo norte-americano também editou um "paper"(33) sobre o assunto, apelidado de "Green Paper", onde também referenda a idéia de um mercado altamente competitivo, no âmbito global, seguindo parcialmente as recomendações da proposta da NSI(34).

A nova proposta também permite que empresas privadas se habilitem a registrar nomes de domínio na Internet, porém sugere que cada empresa crie e administre apenas 1 tipo de TLD. Além disso, ataca o próprio mérito da proposta do IAHC, núcleo que já foi, inclusive, extinto(35), ao chamar para sua responsabilidade a tomada de decisões sobre este assunto.(36) .

Recentemente, este "Green Paper" foi submetido a inúmeras críticas e pareceres de diversos especialistas no assunto, e foi publicado outro paper, em 06 de junho de 1998, também pela National Telecommunications and Information Administration do Departamento de Comércio Norte-Americano, chamdo de "Management of Internet Names and Addresses" ou "White Paper"(37)

O "White Paper" manteve boa parte das propostas apresentadas no "Green Paper", porém adicionando certa enfase ao fato de que as questões envolvendo nomes de domínio devam ser, preferencialmente, resolvidas através de juízos arbitrais e que quaisquer mudanças quanto à inclusão de novos nomes de domínio deverão ser sugeridas por um órgão responsável pelo gerenciamento global dos mesmos. Tal órgão, composto por entidades norte-americanas e internacionais, teria o papel de estudar a possibilidade de criar quaisquer novos domínios, e regulamentar a existência dos presentes.

Ao examinarmos as propostas norte-americanas, podemos dizer que uma característica marcante de ambas é que a maior parte dos órgãos que lhe dão suporte, apesar de alguns serem organizados internacionalmente, tem pouquíssima penetração fora dos Estados Unidos. Nas discussões do IAHC, por exemplo, que culminaram na 1a. proposta de um sistema livre, poucos países tiveram a oportunidade de participar, e as mesmas ficaram restritas a representantes de empresas americanas.

Isto, e o fato do governo americano querer "sugerir" seu modelo de regulamentação para os nomes de domínio, implica em duras críticas de especialistas de outros países, e na defesa de algumas propostas já existentes, como a da IAHC, ou outras que, apesar de atualmente estarem enfraquecidas, apresentam como vantagem uma perspectiva internacional.(38)

Na situação atual, já podemos vislumbrar perfeitamente a existência de duas correntes sobre o assunto : Uma, apoiada maciçamente pelo Governo e grandes empresas Norte-Americanas , tende para as regras do "White Paper". A outra, com fortes laços na Europa e em meio a organizações internacionais como a OMPI, defende a proposta do gTLD-MOU. Nada está resolvido ainda, e o futuro desta questão permanece incerto.

CONFLITOS ENTRE DOMAINS E MARCAS - os 1ºs. casos

ESTADOS UNIDOS

Como já mencionamos acima, o sistema que a NSI submete a quem pretende hoje registrar um domain por seu intermédio é fonte interminável de problemas. Foi justamente nos Estados Unidos, onde esta questão já era estudada a fundo, que surgiram os primeiros casos de violação de domains levados à juízo. Alguns destes, que poderíamos colocar como sendo os tradicionais(39), abriram as portas para tudo o que se discute hoje na esfera legal a respeito do assunto, e merecem ser aqui lembrados.

Casos novos surgem a cada dia, e é praticamente impossível monitorá-los. Passamos então a mencionar alguns casos que consideramos como de suma importância para que profissionais do Direito possam iniciar o estudo deste tema :

Mc. DONALDS v. QUITTNER(40)

 Talvez o 1o. caso de "pirataria de domains", ou pelo menos, o mais importante dentre os tradicionais tenha sido o envolvendo um jornalista da revista americana Wired e a grande cadeia de lanchonetes americana Mc.Donalds, em 1993.

Naquela época, o repórter Joshua Quittner, dentro do caráter inovador da revista Wired, resolveu "testar" a gigante Mc. Donalds Corporation. Efetuou então, através da InterNIC, um registro em seu nome para o domínio "mcdonalds.com", e contactou a presidência da empresa para "negociar a venda" deste registro. Todos os passos deste processo foram devidamente documentados e reportados, com o intuito de criar uma matéria jornalística que pudesse causar algum alárde ou impacto.

Em princípio, os diretores da McDonalds não levaram a sério o registro de Quittner, a não ser quando descobriram os possíveis prejuízos que o uso do nome McDonalds na Internet poderia causar a empresa. Após uma intrincada negociação, a Mc. Donalds Corporation sucumbiu a Quittner, e comprometeu-se a doar computadores para escolas públicas carentes do Estado de Nova Iorque em troca do registro do domain "mcdonalds.com". Este caso foi publicado na WIRED e acabou sendo o 1o. alerta para os proprietários de domains "abrirem o olho" para salvaguardar seus direitos no mundo virtual. Porém nem todos os conflitos deste gênero acabaram sendo resolvidos de forma amigável.

KAPLAN(41)

 Este é o primeiro e o mais famoso caso mostrando uma prática que se tornou comum durante muito tempo, mas que hoje tem diminuído: Quando concorrentes agem de má-fé com relação ao registro de domínios para prejudicar outras empresas.

 O Curso Princeton Review, criado para estudantes secundaristas americanos que pretendem passar nos testes admissionais para as faculdades(42), resolveu depositar como domínio o nome do seu rival, o curso Kaplan, e disponibilizou uma homepage na Internet. Quem procurava informações sobre o concorrente, através do World Wide Web, encontrava propaganda do Princeton Review, além de diversos ataques à qualidade do curso da concorrente.

Através de decisão arbitral, em uma negociação que inclusive envolveu uma caixa de cerveja como "resgate", a Kaplan conseguiu retirar do ar o site da Princeton Review, o que fez com que este caso acabasse gerando grande atenção na mídia, que à época aínda não tinha tanta idéia da importância da Internet e do registro de domínios. Pouco depois, surgiriam casos semelhante, como o do Sr. Toeppen, que já mencionamos acima, onde o objetivo do usurpador não era apenas denegrir o concorrente, mas lucrar com a venda do domain, ameaçando possíveis danos ao titular da marca(43) , e Planned Parenthood v. Bucci, onde a utilização do domain tinha a intenção de protestar contra uma organização pró-aborto.(44)

ROADRUNNER(45)

Após estes primeiros casos, as questões sobre o registro de nomes de domínio e marcas se tornaram mais complexas, e passaram a demandar uma ação direta da NSI, que passou a ser parte integrante destas ações, tendo suas políticas duramente criticadas.

Quase todos nós conhecemos o personagem infantil "Bip-Bip", da Warner Bros. Inc., que nos Estados Unidos é conhecido como "Roadrunner". Independente do personagem famoso, a empresa Roadrunner Computer Systems já vinha utilizando "Roadrunner" como parte de seu nome comercial durante vários anos, para indicar serviços relacionados à área de informática, e havia registrado "roadrunner.com" através da NSI. Roadrunner é, aliás, também o nome do pássaro oficial do estado americano do Novo México, onde a Roadrunner Systems estava localizada.

Como a Roadrunner Computer Systems não tinha registrado a marca "Roadrunner" nacionalmente nos Estados Unidos, a Warner Brothers, Inc. resolveu então cancelar o domain name "roadrunner.com" junto a NSI, alegando ter direitos sobre a marca Roadrunner, em virtude do personagem infantil. Após saber que poderia ter seu domínio cancelado, a Roadrunner conseguiu um registro de marca da Tunísia, onde registros são concedidos em questão de alguns dias, e apresentou-o ao NSI, que não aceitou o mesmo como prova. Tal situação gerou uma ação judicial da Roadrunner contra a NSI por sua política injusta na solução de conflitos.

Em 1996, a Warner Brothers, Inc. desistiu de acionar judicialmente a Roadrunner, o que gerou o fim da discussão sobre a titularidade do domínio e , consequentemente, o cancelamento da ação judicial contra a NSI.

O interessante neste caso, portanto, é vermos como a Autora se comportou. A Roadrunner Systems não agiu contra a Warner Brothers Inc., porém combateu diretamente a validade das regras da NSI. Outros casos, como Giacalone(46), Data Concepts(47) Clue Computing(48), Comp Examiner(49) e Pike(50) atacaram de forma semelhante as políticas da NSI, e hoje são também utilizados como base para as críticas do sistema vigente nos Estados Unidos.

ZIPPO v. ZIPPO DOT COM(51)

Um dos casos mais recentes sobre o tema nos Estados Unidos, envolvendo o proprietário da famosa marca de isqueiros "ZIPPO", merece atenção por se relacionar com uma situação onde o detentor da marca se tornou vítima de sua própria lentidão em protege-la também como "domain".

ZIPPO DOT COM INC. nada mais é que um fã-clube de colecionadores de isqueiros da marca "ZIPPO", que resolveram registrar para sí próprios o domain "zippo.com". Após obterem tal registro, utilizaram o domain pacíficamente até que o detentor da marca tentou impedí-los, de forma amigável. Porém, os mesmos se negaram a cessar o uso do domínio e, após serem ameaçados pelo titular da marca, ZIPPO DOT COM lançou uma campanha para arregimentar correligionários em prol sua "causa", apesar de restar clara a evidente violação à marca "ZIPPO" até em seu nome comercial, na defesa do "direito" de utilizar seu nome de domínio na Internet(52) .

A citação deste caso, que agora está em juízo, com a ZIPPO MANUFACTURING INC. ainda processando seu fã-clube por tentativa de "diluição"(53) ( aproveitando a brecha proporcionada pelo "Anti-Dilution Act" americano ) e infração de seus direitos sobre a marca "ZIPPO", e aguardando decisão final sobre o mesmo, é relevante pois demonstra que a falta de cuidado do titular de uma marca conhecida pode gerar situações que podem até arriscar a integridade e o valor da mesma, complicando o que poderia ter sido resolvido através de um simples registro da marca como domínio, feito por seu legítimo proprietário(54).

Situação semelhante ocorreu com a famosa griffe Americana "The Gap", que não pode registrar "thegap.com", devido a existência de registro idêntico anterior, em nome da empresa irlandesa The Genesis Access Point, um provedor de acesso a Internet.

LOCKHEED MARTIN

Recentemente, outro caso ganhou enorme importância dentre os muitos estudados sobre este tema nos EUA. Em Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.(55) , a empresa americana Lockheed Martin acionou judicialmente a NSI por conceder registros de domínios para nomes iguais ou semelhantes à sua marca registrada SKUNK WORKS(56), o que traria grande risco de diluição de seu valioso signo.

Apesar da decisão judicial envolver erros técnicos da Autora que, ao nosso ver, teria falhado ao não citar os proprietários dos domínios conflitantes para também integrar esta ação, a Corte Federal da California entendeu que o mero registro de um nome de domínio, sem que houvesse qualquer uso do mesmo, constituíra infração dos direitos de marca adquiridos pela Autora, ou mesmo que ocasionaria uma perda de caráter distintivo de suas marcas.

A importância desta decisão reside no fato de que a mesma foi contra o posicionamento de uma Corte americana no caso anterior "Actmedia"(57), onde decidira-se que, de forma direta, o mero registro de um nome de domínio de outrém constituiria uma infração. Neste caso, a Corte da California entendeu que os domínios em questão não estariam sendo usados como marca e confirmou que órgãos como a NSI não teriam responsabilidade objetiva sobre domínios que sejam registrados.

ALEMANHA

Os problemas relacionados aos nomes de domínio tem sido estudados frequentemente pela doutrina alemã, que tem chegado a conclusões bastante interessantes sobre este tema(58) .

Através de uma decisão judicial, o domain ''heidelberg.de'', concedido pela DE-NIC, órgão responsável pelo registro de domains na Alemanha, foi transferido de uma empresa para a cidade de Heildelberg(59). A Corte do Distrito de Manheim considerou que a concessão deste registro para uma empresa violava os direitos anteriores da cidade alemã em utilizar seu nome no ciberespaço. A partir deste caso, diversos outros casos surgiram, como os que envolveram os domains "epson.de(60)" , "braunschweig.de"(61) e "concertconcept.de"(62) .

Nestes casos acima, as cortes alemãs impediram que titulares de domínios regularmente registrados nos Estados Unidos pudessem usá-los ou registrá-los também na Alemanha, onde os nomes de domínio secundários já eram marca de terceiros. De uma forma geral, a conclusão das cortes alemãs foi de que não interessava se o domain estava registrado nos EUA e se lá o seu uso era válido, ou mesmo se o domain funcionava através de outro país. O que importava era que os domains em questão poderiam ser acessados de qualquer parte do território alemão e violavam direitos de proprietários de marca da Alemanha, o que desde já representava uma violação passível de interferência jurisdicional alemã.

Portanto, ao estudar este tema sob a ótica germânica, é necessário lembrar que, pela lei alemã, qualquer atividade na Internet visível em território alemão, e que viole direitos instituídos na Alemanha, poderá sempre gerar uma ação judicial na Alemanha.

INGLATERRA

Na Inglaterra, diversos casos foram levados à juízo, e a empresa responsável pelo cadastro dos nomes de domínio, a Nominet, se viu também confrontada com problemas em sua política de concessão de domínios, em virtude de algumas decisões judiciais(63).

O caso que se tornou mais conhecido na Inglaterra envolveu a famosa loja de departamentos Harrod´s, que teve sua famosa marca registrada como domain junto a InterNIC(64). Através de um "summary judgment" favorável, a referida empresa conseguiu reverter esta situação, e retomar seu domain, que havia sido indevidamente registrado pela empresa UK Network Services Ltd.

Porém, o caso PRINCE(65) vem a ser a mais interessante das disputas inglesas sobre o tema, onde um provedor de serviços de Internet localizado na Inglaterra foi notificado pela empresa americana Prince Sports Goods Inc., sob a alegação de que seu registro junto a NSI violava os direitos de marca da famosa fabricante de raquetes e artigos para a prática do tênis. Tal notificação, que citava marcas registradas tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, tinha como objetivo cumprir as regras da NSI(66) de que um detentor de marca, ao contestar a validade de um domínio registrado nos Estados Unidos, deve antes notificar o titular do domínio sobre a violação existente, para tentar uma transferência amigável do mesmo.

Acontece que, partindo da assertiva de que a notificação enviada pela Prince Inc. estaria ameaçando os direitos adquiridos pela Prince plc, a empresa inglesa ingressou em juízo buscando, através de dispositivos existentes na Lei de Marcas da Inglaterra contra ameaças injustificadas(67), uma ação declaratória de seus direitos sobre o domínio em questão, obtendo êxito. Assim, a Prince plc conseguiu uma declaração legal que lhe permitiu continuar com a propriedade do domínio "Prince.com", impondo uma amarga derrota à empresa americana.

Apesar deste caso não envolver apenas a questão dos domínios, mas a existência da notificação da empresa americana, considerada "injustificada" pela côrte inglesa, é interessante estudarmos o caso PRINCE como um alerta de que, ao lidar com conflitos sobre nomes de domínio em esfera internacional, é necessário um grande entendimento sobre a jurisprudência local quanto ao tema e, em especial, ser bastante cuidadoso quanto ao que se escreve numa possível notificação. Este tipo de entendimento não se aplica só à Inglaterra, mas também para os Estados Unidos e toda a Europa(68).

BRASIL

Apesar do Brasil ser um dos 1os. países da América Latina a ter um órgão de registros nacional próprio, o que deveria certamente ter sensibilizado os proprietários de marcas famosas que atuam no mercado brasileiro, pouco se tem notícia de disputas envolvendo nomes de domínio. Até o presente momento não se tem notícia de casos onde a questão da concessão de domains tenha sido levada a juízo em nosso país.

Porém, o Brasil tem um caso sui generis de registros na InterNIC. O Sr. Benjamim Azevedo, por exemplo, residente do Rio de Janeiro, registrou junto a NSI diversos domains em seu nome, tais como

• esso.com
• jesus-cristo.com
• romario.com
• tomjobim.com
• talvez sem a autorização dos titulares dos mesmos (no caso de Jesus Cristo ou do saudoso Tom Jobim, uma autorização como esta só poderia ser obtida através de meios "milagrosos" ) .
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• Talvez até pelo próprio desconhecimento da existência de um sistema nacional, o assunto só ganhou maior importância a partir do início de 1997, através da mídia, que tratou de destacar os casos onde terceiros registraram domains indevidamente. Porém, a maioria destes casos nem chega ao conhecimento da imprensa, sendo em geral resolvidos através de meios extrajudiciais e negociações entre as partes.
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Recentemente, a questão dos nomes de domínio voltou a aparecer com destaque na imprensa brasileira, quando do surgimento de uma empresa, sediada no Brasil, cuja função seria administrar um "banco de domínios"(69). No site desta empresa, "www.domainsbank.org", nomes de domínio dos mais diversos tipos e localizados em quaisquer partes do mundo poderiam ser negociados, oferecidos à venda e trocados como se fossem simples mercadorias. Esta novidade, apesar de desastrosa, mereceu destaque positivo na mídia.

O REGISTRO DE DOMAINS - BRASIL

 Após discutirmos o fato de que as questões envolvendo o registro de domínios no Brasil ainda não chegaram, infelizmente, a esfera judicial, passamos a ver o sistema existente em nosso país para a concessão de nomes de domínio, cujas regras recentemente foram alteradas.

As informações disponíveis sobre como se iniciaram os registros de domains no Brasil são, de certo modo, muito imprecisas. Em princípio, devido ao fato de que registros de domains brasileiros estariam sendo feitos nos Estados Unidos, o Conselho Gestor Internet Brasil, órgão responsável pelo registro, no país, de Nomes de Dominio na Internet, se inspirou no sistema americano, e outorgou à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo ) a responsabilidade de receber e gerenciar os registros para empresas interessadas em registrar seus domains no Brasil, ou seja, que utilizam a extensão ".br".

Os primeiros registros de domains eram feitos, de forma provisória, pela FAPESP, que assumia apenas a responsabilidade pelo seu cadastramento, efetuado "on-line". Existem poucas informações a respeito dessa fase preliminar, que não durou muito tempo devido ao fato de terem logo surgido normas do Comitê Gestor para regulamentar de vez o sistema nacional.

O grande "divisor de águas" para os nomes de domínio no Brasil foi, portanto, a criação do Ato Normativo nº 01, expedido pelo Comitê Gestor, disponibilizando as regras para a concessão de domínios no Brasil, e que entrou em vigor em 1o. de Março de 1997. Este AN é facilmente encontrado via Internet, na homepage do CG(70), que traz ainda, além das mais diversas informações, todos os formulários necessários para que um usuário comum possa registrar seu domain na Internet(71), além das mais recentes Resoluções do Comitê Gestor.

O PROCESSO DE REGISTRO

O processo de registro instituído no Brasil é tão simples e prático quanto o utilizado nos Estados Unidos e em diversos outros países. Basta enviar os formulários, obtidos através da própria Internet na homepage da FAPESP(72), esperar o recebimento da confirmação, via e-mail, de que o domain já está registrado em seu nome e pagar as taxas correspondentes a 1a. anuidade e a concessão do registro.

Porém, antes de proceder com o registro de um nome de domínio, são necessários certos procedimentos básicos. De acordo com as recomendações da FAPESP, uma busca prévia é essencial, para que se tenha certeza de que o domain pretendido já não foi registrado por outrem, reservado pelo Comitê Gestor ou se é uma marca notória do INPI. Tal busca é simples e pode ser feita por qualquer usuário, diretamente na homepage da FAPESP(73).

Após este procedimento, é necessário providenciar evidências de que o titular está preparado para utilizar o domínio requerido, comprovando pelo menos dois servidores de DNS conectados à Internet e já configurados para hospedar o domínio solicitado. Em geral, este procedimento é efetuado através de técnicos especializados na área.

Finalmente, o titular do domínio deve cadastrar, junto a FAPESP, um responsável técnico ou administrativo no Brasil, para receber notificações, responder pelas anuidades e prestar as informações que se façam necessárias sobre o uso do domínio registrado(74). Seguindo estes procedimentos simples, qualquer empresa estará apta a ser titular do registro de um domínio válido no Brasil.

Em dezembro de 1997, ocorreram algumas mudanças no sistema nacional, em especial de caráter técnico e envolvendo um novo sistema de gerenciamento e um recadastramento dos domains existentes, que culminaram nas Resoluções nº 1 e nº 2, publicadas no Diário Oficial da União de 15 de maio de 1998, expedidas pelo Comitê Gestor para tentar regulamentar esta questão. Tais mudanças, em princípio, foram bem recebidas no meio internauta(75), principalmente as que implicaram na criação de novos grupos de TLDs, para pessoas jurídicas (76) , profissionais liberais(77) e pessoas físicas(78).

As novas regras e comentários do Comitê Gestor abordaram alguns temas que eram anteriormente obscuros :

• Pelas atuais regras para se registrar um domínio, é necessário ter C.G.C, sendo que resta claro que cada empresa poderá registrar até 10 domínios, em apenas uma das categorias, a qual considere mais pertinentes às suas atividades. Domínios para profissionais liberais e pessoas físicas foram instituídos. Mesmo assim, a FAPESP continuou silente sobre registros para empresas estrangeiras, apenas mencionando que, para registrar um domínio, é necessário ser uma entidade legalmente registrada no Brasil e que possua um contato em território nacional.
• Para registrar um novo domínio, não é mais necessário possuir toda a estrutura para que o domain seja colocado em funcionamento prontamente. É possível fazê-lo através de um provedor que disponibilize este tipo de serviço, o que já é comum no Brasil, bastando que este mantenha o domínio em funcionamento.
• Foram criadas diversas regras sintáticas para o registro de domínios (tais como tamanho mínimo de 2 e máximo de 26 caracteres, regras sobre o uso de hífens e quais os caracteres válidos )
• A FAPESP está regularizando o método de cobrança das taxas referentes a concessão de domínios, e se comprometendo a realmente cancelar o registro de quem não efetuar a atualização do mesmo, e o pagamento da taxa de registro ou atualização de R$50,00 (cinquenta reais) e uma taxa de manutenção de R$50,00, cobrada anualmente.
• Conforme recomendação do Comitê Gestor, marcas e nomes de produtos não deveriam ser registrados diretamente sob um TLD. Nestes casos recomenda-se que estes fiquem sob o domínio principal da empresa, e portanto, seriam criados e administrados por ela mesma, sem necessidade de registro.(79)
• Quando se desejar registrar um domínio que já se encontra em poder de outra instituição ou empresa, o Comitê Gestor e a FAPESP recomendam textualmente que se entre em contato com a empresa detentora do registro para um possível acordo sobre a liberação do domínio. Caso isso não seja possível, o assunto deve ser tratado na justiça comum, mas não indicam se a FAPESP deve ser também notificada a participar da ação judicial.
• A partir das novas regras, formalizou-se um entendimento do Comitê Gestor de que domains e marcas são diferentes, a partir de sua recomendação de que ambos os assuntos devem ser tratados independentemente. Mesmo havendo registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, a FAPESP não poderia instituir garantias ao dono da marca o direito de uso de um nome de domínio correspondente.

OS PROBLEMAS

Apesar destas recentes novidades do sistema Brasileiro citadas acima, aínda restam diversas questões que deveriam ter merecido maior atenção por parte da FAPESP e do Comitê Gestor, mas que acabaram deixadas para em um plano inferior.

Assim como no sistema instituído pela NSI, não existe aínda um exame formal dos pedidos de registro de domain no Brasil. Em princípio, caso não exista nenhum domain já registrado que seja igual ao pretendido, seria possível, embora completamente ilegal, registrar qualquer nome de domínio, como "kokakola.com.br", "kollgat.com.br", "kelog.com.br" ou "reboc.com.br", independente de similaridades fonéticas ou gráficas.

Porém, existe uma solução provisória para este problema. Se houver um conflito entre um nome de domínio registrado e uma marca vigente, em especial quando este se der no campo fonético, o titular da marca hoje pode recorrer a FAPESP que, inteligentemente, se reservou ao direito de, caso entenda que um domínio possa trazer prejuízo a direitos de outrem, cancelar o mesmo. Esta intervenção da FAPESP, mesmo que independente de provocação de uma das partes envolvidas, só ocorreria, em princípio, frente a casos gritantes, o que é um passo positivo. Mesmo assim, devemos lembrar que a garantia de um exame mínimo relacionando domínios e marcas eliminaria desde já este tipo de riscos para o titular de uma marca.

Além disso, seguindo os passos das Guidelines da NSI, a FAPESP também se resguardou da possibilidade de ser acionada por quem quer que pretenda registrar um nome de domínio e se sinta lesado pela existência de outro, e entenda que a FAPESP deveria se responsabilizar pelo mesmo. A explicação da FAPESP para tal procedimento reside em que seria impossível monitorar e examinar manualmente todos os pedidos de registro protocolados bem como os que já estão registrados, e que não há como treinar pessoal para esta função.

Apesar da explicação da FAPESP, não podemos deixar de notar que, com a ajuda de órgãos como o INPI e até a ABPI, nada impediria que tal procedimento fosse recebido no Brasil. Afinal, nosso sistema de registro de domains não está tão saturado como nos EUA, onde a NSI recebe algumas centenas de pedidos de registro por dia. Com pessoal corretamente treinado, os pedidos de registro de domains poderiam ser devidamente examinados pela FAPESP sem custos adicionais.

Portanto, como não existem garantias de exame dos pedidos de registro, é impossível controlar com atenção todas as tentativas de usurpar marcas de terceiros, famosas ou não, como domínios. Há algum tempo atrás, por exemplo, uma empresa chamada Option Systems tentou registrar algo em torno de 50 marcas famosas como nomes de domínio, tendo sido impedida pela FAPESP apenas na fase final do processo de registro dos mesmos. O pior é que este caso foi uma exceção, visto ter sido amplamente divulgado e ter chegado às manchetes de jornais.(80)

A Resolução 01/98 do Comitê Gestor, em seu Artigo 2o. inc.III (b), do Anexo I passou a tipificar situações onde a FAPESP deverá rejeitar o registro de domínio. Entre elas, além de palvras de baixo calão, termos genéricos no meio internauta e siglas de estados, menciona-se a proibição de nomes que possam induzir terceiros a erro, como marcas de alto renome ou notóriamente conhecidas. Entendemos então que as definições da Lei de Propriedade Industrial ( Lei 9279/96 ) para estes tipos de marcas agora devem ser observadas no registro de domínios.

Outra questão relevante, e que a FAPESP não considerou, vem a ser a possibilidade de qualquer empresa, tal como um escritório de advocacia ou uma agência de propriedade industrial, representar uma empresa nacional ou estrangeira e registrar domínios em nome desta. A FAPESP não abriu, diretamente, esta possibilidade, apenas prevendo a necessidade de apresentar documentação legal que habilite uma empresa a representar o solicitante para o pedido de registro do domain pretendido, e prometendo examinar casos concretos. Neste ponto, o sistema nacional deixa a desejar e merece uma cuidadosa reforma, ou então regulamentação específica, permitindo ou regulando a atuação destes profissionais.

Não bastassem todos os problemas já vividos pelo sistema de registro de domínios no Brasil e elencados acima, a grande distância que separa o órgão regulamentador do usuário final não auxilia na melhora do quadro atual.

Em geral, a FAPESP não responde diretamente dúvidas sobre domínios, deixando ao usuário a incumbência de "correr atrás" de alguém mais experiente que possa responder, de forma extra-oficial, perguntas. Por muito tempo, a única fonte existente para dirimir tais dúvidas era através de "listas de discussões" na Internet. No caso de dúvidas ou esclarecimentos com relação ao cadastramento ou atualização do cadastro de um domínio, o que se recomenda atualmente é enviar um e-mail para duvida@registro.fapesp.br. . O Autor mesmo já tentou, algumas vezes, enviar suas dúvidas para este endereço e, nas poucas vezes em que recebeu resposta, nunca obteve informações muito precisas.

Obviamente entendemos que a FAPESP não é um órgão aparelhado para lidar com o público e os usuários em geral. E que, caso tenha de fazê-lo, pode vir até a retardar o andamento da enorme quantidade de serviço que advém com a incumbência de cuidar dos registros de domains no Brasil. Porém, tais situações, que não ocorrem só aqui no Brasil como também no mundo inteiro, acabam levando mais usuários a empunhar a bandeira da concessão de domains por empresas privadas, proposta que já está em vias de ser aprovada nos EUA.

QUESTÕES DE DESTAQUE MUNDIAL

Como se pode constatar pelo exposto acima, os sistemas de registro de domains já existentes no mundo tem enfrentado os mais diversos problemas, e a maior parte deles aínda sem resposta. Alguns deles merecem especial destaque, dentre os quais os citados abaixo.

NOMES DE DOMÍNIO = MARCAS ?

Primeiramente, aInda não resta claro na esfera internacional se um nome de domínio deve ser analisado sob a mesma ótica sob a qual estudamos uma marca ou expressão de propaganda. Apesar de opiniões como a Grupo Brasileiro da AIPPI - Association Internationale pour la Protection de la Proprieté Industrielle de que marcas e domínios são semelhantes(81), o Comitê Gestor da Internet no Brasil, mesmo considerando irregistráveis marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas(82), tem se pronunciado, em princípio, contrário a quaisquer entendimentos de que ambos os sistemas necessariamente se entrelacem. Porém, este assunto certamente merece uma visão diferente.

Ao contemplarmos esta questão sob a ótica do direito marcário pátrio, basta lembrar a referência feita pelo Artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial ( Lei 9279/96 ) aos "sinais distintivos visualmente perceptíveis" . Veremos então que os nomes de domínio se encaixam perfeitamente na definição do nosso legislador. Inclusive, ao lembrarmos como os domínios visam, na maioria das vezes, identificar produtos ou serviços, as modalidades de uso das marcas e dos domains são praticamente as mesmas, o que não impediria, a nosso ver, que ambos fossem vistos sob o mesmo prisma(83).

Autores como Denis B. Barbosa inclusive ampliam a definição dos domínios para acolher a expressão "lugares virtuais na Internet" , referendando a idéia de que a utilização de domains no espaço virtual deve seguir as mesmas regras de proteção, ou de uso lícito, aplicáveis no espaço real(84) . Portanto, ambos os institutos se equiparariam, até mesmo para evitar que ocorram situações nocivas para os consumidores e para os titulares de marcas, em especial no que tange à concorrência desleal, onde as regras já existentes podem ser perfeitamente aplicadas.

Outros autores, como Clóvis Silveira(85), tem uma opinião diversa sobre o assunto, entendendo que os conflitos entre domínios e marcas se equiparam aos conflitos entre nome comercial e marca, nomes de registro de embarcações e marcas, com o que, em princípio, não concordamos. As questões envolvendo direitos de marcas e de nome comercial, por exemplo, se encaixam em situações completamente diferentes das que envolvem domínios e marcas (86).

Nossa opinião é clara de que os nomes de domínio certamente desempenham função semelhante a de uma marca e que, na falta de um instituto que possa suprir a necessidade de combater atos nocivos às relações de consumo que possam advir do uso indevido de domains na Internet, deve ser utilizado o sistema que melhor se adequa a resolver estas questões, e que, no caso, é o Direito Marcário(87). Inclusive, em se tratando das leis americanas, esta tendência foi confirmada pela nova Lei de Diluição de Marcas, o "Anti-dilution Act", em vigor desde 1º de Janeiro de 1996, que prevê que o titular de uma marca pode reprimir quaisquer práticas que venham a diluir ou prejudicar o caráter distintivo e o valor de sua marca, inclusive se esta prática se der pela concessão de um domínio na Internet(88)

Porém, apesar de todas as vantagens, o Direito de Marcas não está de todo preparado para englobar e resolver todas as questões que podem surgir pelo uso dos nomes de domínios. Existem outras questões que necessitam ser estudadas com grande sensibilidade, em especial quando se trata do efeito prático das decisões a serem tomadas para o espaço internauta. Afinal, a violação de uma marca na Internet traz efeitos internacionais, e não apenas locais.

Portanto, antes de discutir a proteção ao domains como algo "sui generis", nosso entendimento é que quaisquer conclusões desse tipo demandariam uma evolução deste instituto no Brasil. Que mais litígios concretos surgissem e mais especialistas estudassem o tema, para que nossos legisladores possam entender melhor o assunto, e classifica-lo no âmbito do Direito Marcário ( de acordo com a tendência atual ) ou como melhor lhes convier.

"ESPECIALIDADE" NOS DOMAINS

Outro ponto importante vem a ser o fato de que o princípio da especialidade(89) como nós, os especialistas em marcas, conhecemos, é atualmente impossível de ser aplicado na esfera dos domínios. Isto se deve especialmente devido a própria essência da Internet e da utilização dos domínios no mundo virtual .

Enquanto no mundo real é perfeitamente possível que nomes idênticos coexistam no mercado sem que haja dano para o consumidor, unicamente pelo fato de que ambos indiquem produtos ou serviços que não guardem qualquer relação entre sí. Aproveitando o exemplo de Gama Cerqueira(90), ninguém confundiria "um automóvel com uma balança", ou um açougue com uma agência de propriedade industrial, quando revestidos das mesmas marcas ou nomes(91). Porém, no "ciberespaço" , tudo muda.

Como os "browsers" não podem reconhecer as diferenças entre produtos que a inteligência humana pode distinguir, podem ocorrer situações inusitadas, como neste exemplo clássico(92) : No endereço "varig.com.br", encontramos a homepage da Viação Aérea Rio Grandense, a mais famosa companhia aérea do Brasil. Mas, se digitarmos "varig.com" , encontraremos uma agência de turismo espanhola, e que comercializa, inclusive, pacotes turísticos para o Brasil.

Inclusive, é até interessante notar que é prática comum apropriar-se de expressões genéricas, descritivas de um produto ou serviço como domains, não apenas no Brasil mas no mundo inteiro, sem que seja realmente possível fazer algo a respeito contra este tipo de atitudes. Afinal não há, praticamente, nenhuma restrição de nomes que podem ser registrados como domínio, ao contrario do que ocorre com as marcas, onde há impedimentos que vão desde falsos indicadores de procedência até ofensas aos bons costumes(93).

Exemplos como o acima citado nos indicam que solucionar este problema, através do sistema de concessão de domínios atual, ainda não é perfeitamente possível mesmo com todas as novas classificações de domínios vigentes. O Direito Marcário, base da teoria da especialidade, é, característicamente, de natureza territorial. Não foi concebido tendo em vista que os direitos do titular de uma marca comum, sem fama ou notoriedade, poderiam, através da Internet, fazer jus a um escopo de proteção tão amplo a ponto de ter alcance mundial e se alongar a todos os produtos e serviços existentes.

No futuro, talvez novas tecnologias de inteligência artificial ou mesmo novos sistemas para substituir os nomes de domínio venham a solucionar este problema cuja gravidade persiste, e que, hoje em dia, é algo com que teremos de aprender a conviver. Assim, sob a ótica do exposto acima, podemos concluir com subsídios que a teoria da especialidade das marcas não funciona no sistema atual de concessão de domains, e instituí-la no mesmo seria, hoje, uma tarefa impossível.

PROTEÇÃO AOS DOMAINS FORA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Não é incomum hoje em dia encontrarmos diversos especialistas, inclusive oriundos de outras áreas do Direito, se envolvendo com a questão da proteção aos domains. Como as relações jurídicas através da Internet fascinam profissionais de todos os campos, são expostas diversas possibilidades de se proteger os domains, ou melhor, de atacar judicialmente quem quer tentar usurpá-los. No Brasil, as mais diferentes teses tem sido desenvolvidas e apresentadas, abordando soluções para o tema que não envolvem diretamente o direito marcário.

Concepções extremamente originais tem aparecido em Congressos e Seminários sobre este tema, desde o uso da arbitragem até a utilização do instituto da "propaganda enganosa", como disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor(94). Ao mesmo tempo, levantam-se possibilidades de se impetrar Medidas Cautelares contra a FAPESP, utilizando o Poder Judiciário para impedir que domínios sejam concedidos ou mantidos em vigor .

Alguns autores, como Murray, tem especulado sobre o uso do princípio da reserva legal constitucional, disposto no Artigo 5o., inciso II da Constituição Federal, para questionar o cumprimento de decisões da FAPESP, que estariam baseadas num Ato Normativo, e não em lei(95) . Neste caso, impetrariam-se em juízo ações ordinárias contra o requerente do registro do domínio infrator, citando o Comitê Gestor ou a FAPESP em litisconsórcio e Medidas Cautelares contra a FAPESP ( para cancelar o registro infrator ) e a parte que registrou o domínio indevidamente ( suspender o uso do domain, retirando-o do ar )

A nosso ver, acreditamos que esta opção seria extremamente valida na defesa dos direitos de titulares de marcas. Esperamos que, após esta teoria ser realmente testada nos tribunais nacionais, a mesma merecerá uma maior atenção no meio jurídico.

Outros especialistas tem trazido também à tona a possibilidade de se invocar apenas a figura da concorrência desleal, como indicada no Artigo 2 (d) da Lei 9.279/96, a fim de proteger os interesses dos proprietários de marca contra possíveis usurpadores, atuando no meio dos nomes de domínio. Mesmo sem citar o direito marcário diretamente, esta opção trabalharia com o conceito amplo de "concorrência desleal" que existe na Lei.

É óbvio que todas estas possibilidades que surgiram, e as novas que surgirão, para defender os interesses dos proprietários de marcas anteriores contra abusos de seus direitos através da Internet certamente serão muito bem vindas. Porém, como o tema ainda é muito recente, há muito o que se pensar e discutir no futuro sobre este assunto(96).

SUGESTÕES PARA O SISTEMA DE REGISTRO BRASILEIRO

A fim de evitar que o desenvolvimento econômico da Internet no Brasil traga consigo problemas graves quanto a conflitos entre proprietários de marcas e domains no Brasil, entendemos que seriam necessários diversos procedimentos, a seguir.

Ao nosso ver, o sistema vigente para a obtenção de registros merece algumas alterações, para que possa se adequar a regulamentação já existente para a proteção dos direitos de marca. As regras a ser expedidas pela FAPESP e pelo Comitê Gestor devem compreender normas claras quanto a possível interação entre domínios e marcas, e a impossibilidade de que direitos de marca sejam violados ou diluídos por terceiros que, mesmo inadvertidamente, tentem registrar marcas de outrem, mesmo não sendo de alto renome ou notoriamente conhecidas, como seus nomes de domínio. As Resoluções 01 e 02 do Comitê Gestor chegaram em muito boa hora, mas deveriam ter sido discutidas abertamente.

Quanto à especialidade dos nomes de domínio nacionais, a solução adotada de expandir seus subdiretórios foi adequada, porém não é possível sabermos, neste momento, se este recem-adotado sistema poderá evitar o surgimento de conflitos. Apenas nos resta torcer para que o novo sistema continue gerando alguma estabilidade, e lembrar que a regulamentação do sistema de domains pátrio não deve ser discutida apenas pelos especialistas técnicos dos órgãos regulamentadores da Internet no Brasil ( cuja opinião é fundamental) , mas por todas as partes interessadas no assunto. Para isso, cada grupo de interesse deve estar bem representado.

Finalmente, com relação a melhor proposta existente para o sistema de concessão de domains, já está evidente que o sistema atual para o registro de nomes de domínio, tanto no Brasil como no exterior, não é adequado às constantes necessidades de evolução da Internet. Para que possa surgir um sistema eficiente, é imperativo que o mesmo seja ágil, para evoluir conforme o desenvolvimento de novas tecnologias, e rígido, para que possa ter o respeito e a confiança da comunidade internauta.

Pelo caráter globalizado da Internet, certamente serão necessários acordos ou tratados internacionais para criar este sistema, e que cada país adote legislações com critérios mínimos para a proteção dos nomes de domínio. Apesar de alguns caminhos levarem a um sistema de livre concorrência para o registro de domains, um controle estatal ou internacional, seria útil para países em desenvolvimento na área, como o Brasil, assim como a criação de mecanismos alternativos para a resolução de possíveis conflitos sobre nomes de domínio.

Outro fator importante é que os internautas brasileiros precisam reconhecer a importância da proteção das marcas e da Propriedade Intelectual, como um todo, via Internet. Já se foi o tempo em que empresas virtuais e comércio eletrônico eram brincadeiras, e que a Internet era uma rede não-comercial, que poderia ser regulada apenas por condutas e costumes, e não pelas Leis que regulam nossa sociedade. Muitas violações de direitos ocorrem por puro desconhecimento, ou até mesmo, negligência, de que direitos de terceiros estão sendo violados, o que nos leva a crer que os usuários da Internet devem ser sempre orientados sobre os crimes que cometem ao disponibilizar livremente obras artísticas ou registrar como domain uma marca de outrém.

CONCLUSÕES

Nos dias de hoje, para que qualquer companhia possa resguardar sua presença no espaço cibernético, deve-se começar por garantir seu nome de domínio. Os domínios se tornaram símbolos tão importantes quanto as marcas para muitas empresas, e não mais meros endereços alfanuméricos que facilitariam as comunicações entre os usuários da Internet.

O aumento da importância da Internet em nosso dia-a-dia trouxe um novo campo de trabalho para os estudiosos e os que militam no Direito, que abrange o estudo e criação de regulamentos para gerir as relações interpessoais e comerciais via Internet, e o estudo da jurisprudência. Enquanto leis especificas não forem criadas, o bom senso nos chama a aplicar as leis da cada país para dirmir questões relativas a Internet)97), desde que haja alguma relação territorial com o país cuja lei será aplicada(98).

Num futuro próximo, o desenvolvimento dos estudos legais sobre a Internet(99) trarão os primeiros conflitos sobre o tema no Brasil , não apenas envolvendo nomes de domínio e questões jurisdicionais, como também situações especiais como "linking"(100) , e "framing"(101) que já estão sendo discutidos com bastante seriedade no exterior.

Atualmente, porém, a grande questão para os especialistas no assunto é especificar que tipo de proteção deve ser dada aos nomes de domínio. Por acaso devemos realmente equiparar os mesmos às marcas ?? criar uma proteção "sui generis",?? Deixar que a competição de mercado entre empresas provedoras de serviços de registro crie as novas regras para o registro dos domains ?? Certas perguntas ficarão sem resposta por alguns anos, até porque novidades sobre este assunto surgem diariamente. Afinal, a guerra entre as duas grandes propostas atuais ( IAHC e Green Paper ) está apenas começando.

Entendemos que, no atual estágio do problema, e em se tratando do Brasil, a melhor saída não é apenas divagar sobre a melhor forma de proteção. Pelo contrário, devemos consertar os erros e brechas do sistema vigente, para que o mesmo funcione de forma a atender os interesses nacionais, e permita as necessárias evoluções . Com a experiência dos países mais desenvolvidos, onde os conflitos tem sido constantes, temos a possibilidade de, enquanto tais problemas não surgem em nosso país, melhorar o sistema Brasileiro, e fazer do mesmo um exemplo de modernidade, respeito. E de que, em se tratando de direitos no ciberespaço, nosso país não é nenhuma "Republica das Bananas"(102).

Este artigo é apenas um "pontapé inicial" para que se iniciem profundas discussões sobre este tema, na esperança que surjam novas idéias para a melhora do sistema nacional e, consequentemente, tragam benefícios a todos nós. Porém, nada disso irá adiantar, a não ser que a comunidade internauta seja conscientizada do problema e mobilizada na busca de uma solução.

NOTAS DE RODAPÉ: